1、专利侵权责任保险 一、专利权的侵权责任范围 专利侵权责任保险，是为被保险人（潜在的侵权人）所设计的一种责任保险，其保险标的主要是侵权损害赔偿责任。我国保险法第50条规定：“责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险；保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定直接向该第三者赔偿保险金。因此，在我国，专利侵权责任完全可以作为责任保险的一种标的予以投保或承保。 依据包括我国专利法在内的各国法律，未经专利权人的同意侵犯了他人的专利权须承担损害赔偿责任，这也是专利侵权责任保险中，保险人所承担的保险责任。但由于各国法律的相关规定有所差异，因而如何确
2、认被保险人的侵权责任范围那么成为专利侵权责任保险首先必须解决的问题。 我国专利法的规定说明，侵害他人专利权的责任范围包括成心和非成心两种侵权责任，成心侵权的损害赔偿将超过非成心侵权，且将被处以惩罚性的损害赔偿。 二、保险人的赔偿责任范围 从理论上讲，专利侵权责任保险的保险人应赔偿在保险有效期间，因承保事故的发生，被保险人对第三人应负的专利侵权损害赔偿。但多数国家的专利法将专利侵权损害赔偿责任分为惩罚性的和非惩罚性的。目前多数责任保险都承保非惩罚性的损害赔偿，但对于惩罚性的损害赔偿，各国的保险人那么采取不同的方式来处理，如瑞士再保国际商业（以下简称瑞士再保）的示范专利侵权损害保险合同（以下简称示
3、范合同）将惩罚性的损害赔偿列为除外不保事项；有的保险人在保险合同中不提及惩罚性的损害赔偿，也有保险人在保险合同中对惩罚性的损害赔偿特别约定承保。当然有些国家的法律明文规定禁止保险人承保惩罚性的损害赔偿。 那么，在我国的责任保险中是否可以承保惩罚性的损害赔偿，保险法对此没有明确规定。保险法第50条规定：“保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。假设按“依照法律的规定解释，只要是专利法规定的损害赔偿，包括惩罚性的损害赔偿，似乎保险人都应予承保；假设按“合同的约定解释，保险人可以将惩罚性的损害赔偿排除在承保责任范围以外，列为不保事项。
4、但从保险制度提供被保险人因“不可抗力或不可预料的偶发事故的发生所遭遇的损失，可经由保险人补偿损失而到达分散风险的目的来看，如果被保险人主观上成心造成损害发生，如成心侵犯他人的专利权，那么保险人并无承担赔偿责任的义务，这是维护保险制度不可缺少的。因此，如果被保险人成心侵犯他人专利权而导致的惩罚性损害赔偿一般应被列为除外不保事项。 各种必要费用属于专利侵权责任保险的赔偿责任范围。保险法第5l条规定：“责任保险的被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，除合同另有约定外，由被保险人支付的仲裁或者诉讼费用以及其他必要的、合理的费用，由保险人承担。仲裁或诉讼费用是指由仲裁机构或法院或专
5、利管理机构向被保险人收取的因仲裁、诉讼而产生的费用，这一费用的计算比较简单。所谓“其他必要的、合理的费用，就专利侵权责任保险而言，一般包括以下费用： （一）请求确认救济的费用 “确认救济是指被保险人向法院、专利管理机构或向专利权人请求确认专利权无效、不可执行或未受侵害的行为。由此产生的有关费用由保险人承担。依照瑞士再保示范合同，确认救济的请求必须符合以下条件：（1）即将面临诉讼；（2）经保险人同意；（3）经合理谨慎的专利律师事先出具意见书，认定该确认救济行为是基于专利无效、不可执行或未受侵害而进行的；（4）保险人与被保险人都认为在当时的情况下，有必要请求确认救济。假设符合上述条件，请求确认救济
6、行为而产生的相关费用由保险人负赔偿责任。 （二）其他抗辩费用 依照瑞士再保示范合同，以下情况所产生的抗辩，保险人须赔偿该抗辩费用：（1）符合承保协议的“损害赔偿请求；（2）第一次向被保险人所作的“停止侵权的请求，并且该请求已经以书面通知了保险人。但瑞士再保示范合同又规定，在损害赔偿或停止侵害的请求结果确定之前，保险人对抗辩费用不负责赔偿。这一点对可能拖延多年的专利侵权诉讼的被保险人不利。 三、被保险人防止损害的义务 保证防止损害在各国保险法上被视为被保险人应尽的义务之一。这一点通常包括在被保险人的保证条款中。其主要目的在于，催促被保险人基于其与保险标的距离最近、最了解标的的性质和特点，其进行的
7、防止损害行为最为有效，能充分发挥保险合同为最大诚信合同的作用。 就专利侵权责任保险而言，被保险人依照专利法必须承担的义务，也必然是保险合同中应尽的义务；同时，被保险人还应履行保险合同中其他可能的防止损害的义务。因此，在专利侵权责任保险中，被保险人通常应履行以下防止损害的义务。 （一）专利元件可置换性义务 根据各国专利法的规定，判断一项产品是否构成侵权，其主要标准是，确认争议产品与专利产品在必要技术的构成元件上是否相同。依多数国家专利法，以下四种情况构成侵权：（1）争议产品与专利产品在必要技术的构成元件上完全相同；（2）争议产品除了包涵专利产品的全部必要技术构成元件，又增加了一项以上的必要技术元
8、件；（3）将专利产品中的一项必要技术构成元件均等物置入争议产品中，其他必要技术构成元件两者完全相同；（4）争议产品中缺少专利产品中的一项非必要技术构成元件，但两者的必要技术构成元件完全相同。但以下两种情况那么不构成侵权：一是争议产品中至少有一项以上的必要技术构成元件与专利产品的必要技术构成元件不同；二是争议产品中缺少一项以上的专利产品中的必要技术构成元件。由此可知，被保险人要想不构成侵害他人的专利权，必须保证其产品中的必要技术构成元件能被置换成与专利产品的必要技术构成元件不同的元件。这就是被保险人的专利元件可置换性义务，否那么即可能构成专利侵权，违反保险中被保险人应履行的义务。由于现代信息技术
9、的迅速开展，许多国家的保险人又将“专利元件可置换性义务延伸到“专利文献查阅义务，即在研发工作开始时查阅专利文献，以确定其产品是否可能侵犯他人专利权。因为以此为起点才有可能更好地履行专利元件可置换性义务。 上述被保险人义务的规定，主要是鼓励被保险人尽可能防止损害的发生，发挥保险合同为最大诚信合同的作用。因此，只要被保险人尽最大努力做到了，即使未到达防止损害的效果，其费用也应由保险人负责赔偿。相反，如果专利侵权损害与被保险人的上述义务的违反存在因果关系时，保险人可不负赔偿责任。 （二）躲避专利设计义务 躲避专利设计是指，为防止侵害某一专利权所进行的一种具有持续性、创新性的设计活动。按照大多数国家的
10、专利法，这种活动是一种合理的竞争行为，受专利制度所保护。本来是否进行躲避专利设计并非专利法上的法定义务，但合理且适当的躲避设计确实能起到防止侵权的效果，因此，瑞士再保示范合同以“合理谨慎、熟悉被保险人从事的商业模式的专利律师所作的躲避设计的建议作为必要前提，赋予被保险人躲避专利设计义务。 在美国，被保险人欲进行躲避专利设计以防止成心侵权，那么必须遵循两个根本原那么：（1）要出于善意。这种善意的证据是设计者内部的研发纪录和专利律师的意见书；（2）躲避设计应遵循合理的程序。这种合理程序是：专利检索、解读申请专利范围、进行躲避设计、专利律师评估、客观自我评估。如果做到了上述两点，但其结果仍然是躲避失
11、败，构成侵权，只要当时出具意见书的是合理谨慎且熟悉该项商业模式的专利律师，原那么上该专利侵权的责任仍属保险人的赔偿责任范围。 （三）确认救济 在专利侵权责任保险中，确认救济是指被保险人向法院、专利管理机构或向专利权人请求确认专利权无效、不可执行或未受侵害的行为。瑞士再保示范合同也以“合理谨慎、熟悉被保险人从事的商业模式的专利律师做出使专利无效的建议为前提条件，赋予被保险人确认救济的义务。被保险人因进行确认救济所产生的相关费用，通常情况下属于保险人的赔偿责任范围。 根据包括我国在内的各国专利法，通常都规定哪些情况是不授予专利权的。另外，各国专利法也规定，自专利权被授予之日起，任何单位或个人认为该
12、专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。因此，作为专利侵权责任保险中的被保险人，有权依据专利法的上述规定，向法院或专利管理机构提出争议专利存在不得授予专利权的理由，并主张该专利无效。这一行为一般称之为对专利的挑战。如果挑战成功，该专利将被视为无效，自然也就不存在侵权问题。 假设不涉及专利侵权责任保险问题，对争议专利提起确认诉讼等挑战仅是挑战者自己的一种合法权利。挑战成功了，那么有可能防止或减轻侵权损害；挑战失败了，其后果由挑战者自己承担。然而，一旦涉及专利侵权责任保险，被保险人对争议专利的挑战与上述情况那么有所不同。如果被保险人挑战失败了，不仅使其本身增加财
13、务负担，而且可能使保险人的赔偿责任范围扩大，因为保险人赔偿责任还包括相关费用。因此，挑战专利有效性的行为不能简单地视为被保险人自身权利的行使，其权利的行使还必须考虑其对保险人的影响。为此，瑞士再保示范合同规定，被保险人在挑战专利有效性之前，必须征得专利律师的同意。 那么，被保险人在挑战专利有效性之前，是否应先通知保险人。因为这一行为也属于可能引起或扩大损害的主观危险行为。按照我国保险法第37条关于危险增加的通知义务规定，似乎被保险人有义务通知保险人。但被保险人的挑战行为实质上也是以防止或减少保险人的赔偿为目的而进行的，许多国家的保险法明确规定，被保险人为了保护保险人的利益，导致危险增加时，无须
14、通知保险人。这一点，我国保险法没有明确的标准。因此，未来这一问题在我国可能会引起争论。 在专利实务中，有些企业可能收到专利权人发来的专利侵权警告，其内容之一就是，专利权人不排除采取法律行为请求损害赔偿，如提起诉讼等。这意味着被保险人即将面临侵权诉讼。此时，假设被保险人主动向专利发起挑战有可能导致更大的危机甚至扩大损害，其结果还可能增加保险人的赔偿责任。因此，瑞士再保示范合同规定，当面临侵权诉讼时，被保险人有权采取法律行为，但必须征得保险人的同意，保险双方必须协商一致：被保险人所采取的各种先发制人的防御措施必须是合理谨慎的。 我国保险法第42条规定，保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的
15、的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担。据此，在专利侵权责任保险中，被保险人挑战专利有效性所产生的费用应由保险人负担，即使未到达防止或减轻损害的效果。至于被保险人是否也如同瑞士再保示范合同规定的那样，必须征得保险人同意并与之达成共识，我国保险法同样缺乏明确的规定。 在此应注意，对被保险人而言，即使其挑战专利有效性的行为是在取得了专利律师的意见书之后进行的，也并不等于被保险人已经遵守了其与保险人的限制约定。这是由于专利律师良莠不齐，对于策略的选择未必都是理性且明智的。因此，瑞土再保示范合同规定，被保险人所采取的挑战专利有效性等行为，必须是经过一位相当谨慎，而且熟悉被保险人所从事的商业模式的专利律师所作建议而进行的。换言之，假设被保险人所进行的专利有效性挑战，不能被视为经过相当谨慎且熟悉该项商业模式的专利律师的建议进行的，那么保险人不承担赔偿责任。另外，当面临诉讼时，被保险人的法律行为不够合理或谨慎、未取得保险人同意或未与保险人达成共识，也可能导致保险人不承担相关的赔偿责任。 （四）取得充分的专利实施权 在知识产权交易中，他人可主动与专利权人联系，以支付使用费的方式取得专利实施权的授予，即使在即将面临专利侵权诉讼时也可以如此。即使存在专利侵权责任保险，被保险人主动请求专利权人授予其专利实施权这也是被保险人的一项权利，并不需要征得保险人的同意，也不需要说明这是合理谨慎的策略选择
