1、第 36 卷第 3 期2023 年 6 月南京理工大学学报(社会科学版)Journal of Nanjing University of Science and Technology(Social Sciences)Vol 36 No 3Jun 2023收稿日期:2023 02 06作者简介:刘运华(1982)，男，山东聊城人，南京理工大学知识产权学院副教授，硕士生导师，博士，江苏省知识产权发展研究中心研究员;研究方向:知识产权法，知识产权管理。基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“健康中国建设中原研药不公平高价反垄断规制研究”(21YJC820026)本文引文格式:刘运华 面向科技成果转
2、化的高校专利申请前评估制度研究 J 南京理工大学学报(社会科学版)，2023(3):44 50DOI 编码:10 19847/j ISSN1008 2646202303 006面向科技成果转化的高校专利申请前评估制度研究刘运华(南京理工大学 知识产权学院，江苏 南京 210094)摘要:近年来专利申请质量不高导致科技成果转化率不高，直接影响创新驱动发展战略的实施和推进。专利申请前评估制度是提升专利申请质量，促进科技成果转化的一项制度创新。专利申请前评估不只是做出职务发明创造的专利申请与否的决定，还承担反馈控制专利申请质量的使命。专利申请质量由申请专利的技术创新水平和专利申请的文件撰写水平决定。
3、在探讨专利申请前评估基础内涵的基础上，提出基于专利申请保护范围的专利申请前评估框架和评判标准，以期进一步完善科技成果转化的法律机制，为创新驱动发展战略的实施建立一个良好的制度生态。关键词:科技成果转化;专利申请前评估制度;专利申请质量;专利申请保护范围中图分类号:G306;G644文献标志码:A文章编号:1008 2646(2023)03 0044 07科技成果转化是科技创新转化为先进生产力的重要途径，也是创新驱动发展的基础。细化完善有利于转化的高校职务科技成果评估政策，创新促进科技成果转化机制，是贯彻落实习近平总书记关于科技成果转化系列论述的重要内容。近年来，我国高校专利实施率低的问题比较突
4、出，高校专利工作重数量轻质量，专利质量不高是其重要的原因之一。国外高水平大学的 OTL 模式发展历史表明，高校科技创新可以对经济社会发展发挥支撑引领作用，但作用的发挥须在保证专利质量的前提下。以斯坦福大学为例，其 1970 年成立技术许可办公室对职务科技成果进行评估，用以促进科技成果转移转化，至 2020 年五十年间技术许可办公室累计受理了 13 699 项发明披露，培育开发了 4 832 件美国授权专利，其中2 539 件专利为学校带来了 21 09 亿美元的许可费收入，新设企业 415 家，其中有的已发展成为全球互联网巨头。1 斯坦福大学、麻省理工学院等高校卓有成效的 OTL 技术转化机制
5、让高校职务科技成果披露、专利申请前评估逐渐在世界范围内引起广泛关注。2020 年 2 月，教育部、国家知识产权局、科技部联合印发关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见，要求认识到位、有条件的高校主动加快建立专利申请前评估制度，切实提升专利申请质量，促进科技成果转化。一、我国建立专利申请前评估的背景和目的改革开放特别是进入新世纪以来，我国知识产权事业受到了中央高层的高度重视，取得显著成效。根据国家知识产权局公布的数据，专利申请授权数量从 2001 年 11 4 万件，到 2020 年增长44至 363 9 万件，增长了 30 9 倍，其中发明从 2001年的 16 937 件增长至 20
6、20 年的 530 127 件，增长了 30 3 倍。目前我国专利申请授权数量稳居世界首位。但同时也应该看到，现阶段受体制机制等多种因素影响，我国技术创新工作仍面临突出问题，特别是科技成果转化不畅、知识产权转化运用能力不强，利用知识产权制度支撑创新驱动发展、参与市场竞争的作用未能充分发挥。以高校为例，我国高校申请、授权专利数量多但实际转化运用的数量少，2020 年我国高校有效专利的产业化率仅为 3%，远低于 34 7%的全国平均水平。2 影响专利授权量与专利转移转化数量增长不协调的原因主要是专利质量不高、运用不足。3 近年来，学者们对制约我国专利转化运用的因素进行了有益探讨，周海源认为高校科技
7、成果转化率不高的症结在于立法缺乏对高校转化义务的规定。4 黄丽君在分析研究专利药品恩度专利转化运用的案例中，突出强调了专业人才在科技成果转化中的重要作用。5 徐棣枫指出实践中由于对权利要求的撰写重视不够，发明创造因撰写缺陷而得不到应有保护的遗憾时有发生，这是专利领域内常常出现的一种现象“你可能并不拥有自以为拥有的权利”。6 专利质量不高、专利转化运用不力、科技成果转化不畅，成为影响创新驱动发展作用充分发挥、妨碍科技创新战略全面推进的突出问题。知识产权强国建设纲要(20212035年)和“十四五”规划纲要明确提出，进入新发展阶段，创新是引领发展的第一动力，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争
8、力核心要素的作用更加凸显。在知识经济时代，科技创新、创新驱动发展，最终体现在知识产权上，科技成果转化的法律形式，即是法律运行机制中的知识产权运用。7 中美经贸摩擦以来，我国有的技术领域被“卡脖子”，这些被卡在了关乎各领域生存的科技能力，也反映了我国知识产权运用能力有待加强。国际科技竞争环境的变化，要求构建有利于科技成果转化的基础性制度，建立有利于专利质量提升的政策导向，这也是我国从赶超型创新到原始型创新的时代要求。高质量的专利申请是科技成果持续良性转化的先决条件。社会主义市场经济体制下，专利不仅是技术复杂产品技术合作的重要保障，更是一切市场主体从事产学研合作和科技成果转化活动持续良性运转的先决
9、条件，专利不但能保障专利权人对特定有用信息的“占有”，而且还为专利技术的被许可人通过合同约定使用权利要求限定的技术方案提供法律上的确定性。8 显然，如果权利人没有对特定有用信息的“排他权”，那么市场主体之间的产学研合作便缺乏法律上的保障，科技成果转化也就无法实现。建立专利申请前评估制度的目的是提升专利申请质量，充分发挥专利制度激励和保护创新的作用，促进科技成果转化，支撑创新驱动发展。专利申请前评估制度落实到执行上，要求专利申请前要做专利申请质量评估，对拟申请专利的技术方案进行分析、论证，看申请提交的专利是否满足科技成果转化运用的需求，能否实现排除他人以不侵权的方式接近受保护发明的目的。二、基于
10、专利申请保护范围建立专利申请前评估的理论合理性专利申请前评估的客体是拟申请专利的技术还是拟申请专利的专利申请文件(说明书和权利要求书)是首先需要明确的问题，其决定着专利申请前评估制度建立中评估机构的选聘、评估流程的设定。从专利法层面看，专利申请文件撰写完成时专利申请质量便已基本确定，在专利授权时专利质量完全确定。不仅如此，专利质量的实践验证还具有选择性和滞后性，越是质量高、价值大的授权专利越多机会得到实践验证;越是专利质量低的授权专利，越少机会得到实践验证;对于保护范围狭小的低质量专利，甚至根本不会有机会遭受实践挑战。专利质量的这一特点，使得提升专利质量的根本任务必须在申请专利前进行。在此背景
11、下建立的专利申请前评估制度，其根本目的是通过对拟申请专利的技术进行评估，对不宜申请专利和不应申请专利的技术，决定不予申请专利，遴选专利申请质量高、申请保护范围大的申请专利，这是因为专利申请前评估虽然不直接决定科技成果转移转化，却有机会扩展作为专利申请保护的范围排除他人为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其未来获授权的专利产品，增加专利许可、转让等专利运用的机会，间接决定着专利技术成果转移转化。由此分析可以得出，专利申请前评估需要涉及技术和专利制度两方面要素，将整合了技术信息和法律信息的专54利申请文件(说明书和权利要求书)作为专利申请前评估的客体更符合我国专利申请前评估制度建立的宗旨
12、。关于专利申请前评估的客体存在不同观点。有的学者认为我国建立专利申请前评估制度应借鉴科技成果转化的美国硅谷模式，以技术创新水平作为专利申请前评估的客体。但我国的创新体系与美国有很大的区别。专利制度在美国经过两百多年的发展和沉淀，已经运行得相对成熟，专利意识深入人心，具有较完善的专利质量实践验证信息传导机制，专利复审无效程序中的专利无效案例以及司法审判中的专利权保护案例中，专利文件撰写水平的司法实践验证快速传递为专利文件撰写水平的市场实践验证。在这种情形下，撰写水平低的专利代理人就会被社会淘汰，专利代理整体的专业化水平较高，发明创造的技术贡献与其得到的保护范围比较匹配，加之技术创新水平高，因此，
13、斯坦福大学、麻省理工学院等知名高校通过技术创新水平的技术信息评估，以决定是否申请专利，有其国情基础和客观考量。但当前，我国社会公众的专利意识还较淡薄，申请人对申请专利的保护范围还缺少科学理性的认识，专利代理服务能力不强、专利文件撰写水平总体处于较低水平，说明书公开的技术信息与权利要求书要求保护的技术方案不匹配的情况还比较突出，加之专利申请的技术创新水平总体不高，取得突破性创新的专利申请在专利申请中所占比例不高，建立的专利申请前评估制度若忽视拟申请专利的法律信息，仅以拟申请专利的技术信息决定是否申请专利，不符合我国的基本国情。笔者认为专利权作为一项法定的排他权，对专利申请质量的评估应立足于权利内
14、容视角对专利申请文件做深入细致的分析、评价。9 专利申请质量以专利申请文件为载体，主要由专利申请的文件撰写水平和专利申请的技术创新水平决定。专利制度是“名为权利要求的游戏”，权利要求书作为专利申请的核心文件，最能体现专利申请文件的撰写水平。依据专利法中的利益平衡，以及专利法规定的撰写规则和审查规则，技术创新水平高，意味着技术贡献度大，而发明人的技术贡献理论上应当与专利权的保护范围相吻合，因此发明的技术创新水平包括性评价在专利申请的权利要求中。基于上述分析，兼顾技术性和法律性的双重考量，按照逻辑能够推导出科学的专利申请前评估的客体应为拟申请专利的专利申请文件，特别是其中的权利要求书，对专利申请保
15、护范围的分析是专利申请前评估的核心所在。三、专利申请前评估的基本内涵与实务操作专利是高校科技成果的重要形式，对于专利转化运用效率低的问题，需聚焦专利数量质量突出矛盾，把提升专利质量作为促进高校科技成果转化的重要内容，注重发挥专利申请前评估制度在提升高校专利质量促进转化运用、促进科技与经济紧密结合方面的作用。从建立专利申请前评估制度的目的看，专利申请前评估要选出适宜申请专利、技术创新水平高、市场前景好的发明创造申请专利，专利申请的授权前景判断、专利产品的市场前景分析需要建立在权利要求的“限定的技术方案”的基础之上。一项关于美国高校技术转移的实证研究可以作为支撑这一观点的有力背书，其表明十九所顶级
16、高校 70%的 DNA 专利在申请被授予专利权之前已通过专利许可实现技术转移转化。10 基于合目的性的要求，笔者认为专利申请前评估制度是指独立的知识产权服务机构根据预设的专利申请质量阈值，运用合理、规范的程序和方法，对拟申请专利的技术创新水平和专利申请文件撰写水平进行的专业化综合评价和评判活动。这一制度的基本内涵是:专利申请前评估是一种基于专利制度的专业化综合评价，决定专利申请质量的根本因素是申请专利的技术创新水平和专利申请文件撰写水平，这两个因素在不同地区、不同时期、不同技术领域所占权重会有所不同。高校或者其他市场主体决定是否利用财政资金(公司资金)共同承担专利费用的依据是专利申请质量阈值，专利申请质量超过预设的专利申请质量阈值的，决定申请专利的职务科技成果，专利费和专利代理费由高校或者其他市场主体的财政资金(公司资金)承担;专利申请质量达不到预设的专利申请质量阈值的，决定不申请专利的职务科技成果，对此发明人可以在依照法定程序取得专利申请权后，自行申请专利，专利费和专利代理费由发明人承担。为推动专利申请前评估制度的实施，作者设计了专利申请前评估的要点如表 1 所示，以使专利申请前评估
