1、Experience Exchange经验交流-91-PATENT AGENCY专 利 代 理制备方法是通过设置工艺条件，并经过多个工艺步骤，最终将原料物质转化为产品的过程，在产品能够从专利法意义上得到确定的前提下，上述制备方法中的三个技术特征原料物质、工艺步骤以及工艺条件实际可构成一个清楚、完整以及可实施的技术方案。因此，对于制备方法的改造，一般体现在原料的选取、工艺步骤的改进、工艺参数的优化以及全新制备线路的开发等方面，从而进一步形成了专利申请人所要求保护的技术方案制备方法发明。*作者单位：山东三邦知识产权代理事务所。张清奎.化学领域发明专利申请的文件撰写与审查（第 2 版）M.北京：知识
2、产权出版社，2004：3.伍春艳，焦洪涛.从 Myriad 案看人体基因的专利适格性 J.电子知识产权，2014（4）：39-43.产品用途的记载缺失对制备方法发明可专利性的影响张立得*牛继梅*摘要：产品用途的记载缺失对制备方法发明的授权构成不利影响。专利审查指南引导人们将其视为专利申请文件的公开缺陷。由于这种公开缺陷与制备方法的实施程度无关，其并不能顺利地被“充分公开”条款所适用和解释，从而造成了这种缺陷的定性困境。审查员就这种困境进行了破解，审慎地将其转化为制备方法的创造性缺陷，从而对此类案件的审查作出了实质性的推动。然而，产品用途的记载缺失并不唯一地对制备方法的创造性构成影响，还同时引发
3、了制备方法的实用性缺陷，导致了两者的竞合冲突。本文就此分析了两者的判定过程，以其推定过程的复杂程度为参考依据，并结合专利审查指南对实质条件审查顺序的规定，给出了此类案件优先适用于实用性条款的结论。关键词：专利法；产品用途；创造性；实用性；法条竞合由于制备方法的本质目的是获得产品，因此在制备方法发明的专利申请文件中，专利申请人一般倾向于仅将产品的制备过程（改进后的技术方案）进行完整描述，往往对产品用途忽视记载。就目前的审查形式来看，这种情况能够影响到制备方法发明的可专利性（一般指技术方案的新颖性、创造性以及实用性），从而致使专利申请被驳回的概率大幅增加。需要注意的是，尽管审查形式并不倾向于对含有
4、此类缺陷的专利予以授权，但是，未在制备方法发明中记载产品用-92-经验交流Experience Exchange PATENT AGENCY专 利 代 理途的情形依旧时有发生。基于此，本文将结合专利法（2020）（以下简称“专利法”）以及专利审查指南（2020）（以下简称“指南”）的相关规定和解释对产品用途被忽视记载的原因进行揭示，并围绕审查实践阐述当前的审查观点，以及产品用途记载缺失的情形是否还触及了尚未被揭示过的其他可专利性因素。一、产品用途被忽视的原因指南未予以充分解释对于制备方法发明而言，专利申请文件应当清楚、完整地记载产品的制备过程，包括原料物质、工艺步骤以及工艺条件，以使要求保护的
5、技术方案达到本领域技术人员可以实施的标准，并解决相应的技术问题，从而满足制备方法发明充分公开的基本要求。这既符合专利法第二十六条第三款的规定，也与指南第二部分第十章第 3.2 节对方法发明充分公开的解释相契合。尤其需要指出的是，指南在对制备方法发明充分公开的解释中还做了一项重要补充：“必要时还应当记载方法对目的物质性能的影响”。该项补充对专利申请文件的公开程度起着决定性作用，但却并不显见，因为指南并未对这种必要性作出充分解释。实际上，该项补充是要求本领域技术人员可以毫无疑义地从现有技术中获知产品的用途，否则，专利申请文件就有记载产品用途的必要性。专利申请人一般均是依据专利法和指南的规定来进行专
6、利申请文件的撰写，当上述补充内容未被指南进行充分解释时，将会导致专利申请人对此处的理解模棱两可，甚至于忽视其记载的必要性，从而造成在专利申请文件中缺乏记载产品用途的情况。此外，专利申请在实质审查中被国家知识产权局予以驳回的条件是该专利申请存在实质性缺陷，并明确触及了专利法中的相关法条。关于产品用途未在制备方法发明中记载的情形，指南的上述规定和解释意在引导人们将其视为一种公开不充分的缺陷，而公开不充分则意味着要求保护的技术方案不符合专利法第二十六条第三款的规定，未达到清楚、完整地记载以及能够被本领域技术人员实施的标准。然而，在制备方法发明中，制备方法是专利申请人所实际要求保护的技术方案，在原料物
7、质、工艺步骤以及工艺条件得到清楚、完整记载的条件下，其制备方法完全可以被本领域技术人员实施并获得相应产品，而并不依赖于产品用途的记载。因此，在不影响制备方法实施的情况下，将产品用途缺乏记载的情形推定为制备方法的公开不充分，似乎并不恰当，也未能与专利法的规定相契合。这在专利申请文件的撰写实践中催生了一个疑问：产品用途并不影响制备方法的实施和公开程度，其在说明书中的记载还是否存在必要性？指南亦未在行文中对其作出任何解释和补充，这是导致专利申请人未对产品用途引起重视的另一个重要因素。上述因素容易导致专利申请人抱有侥幸心理。为了提高专利申请速度，在产品得到制备后，而不再对其产品用途进行研究和揭示，导致
8、了产品用途在说明书中疏于记载的情况发生。实质审查程序中，审查员并不会因为指南缺乏充足的解释而将这一问题进行搁置，其具备法律效力的审查结论更是将产品用途缺乏记载的情形从众多的实质性缺陷问题中凸显了出来。二、专利实质审查中的主流观点将产品用途的记载缺失认定为申请文件的公开缺陷，是指南的潜在倾向。然而，由审查员主导的实质审查程序是一个能动的审查过程，具有较强的主观性，其将这一倾向进行了独辟蹊径地转化，以区别于公开程度的其他可专利性因素来对发明的技术方案进行评价，从而形成了一种影响广泛的审查观点制备方法存在创造性缺陷，并为众多的审查员所采用。（一）从案例中提取审查观点案例涉及发明专利 20181073
9、0891.4 的审查过程。其中，涉案专利的主题名称为“一种四氢喹啉螺环己二烯酮骨架化合物的合成方法”，申请日为 2018 年 7月 5 日，该专利最终被国家知识产权局驳回，驳回理Experience Exchange经验交流-93-PATENT AGENCY专 利 代 理由总结如下：涉案专利申请保护一种四氢喹啉螺环己二烯酮骨架化合物的制备方法（有机合成方法），其在申请文件中并未记载化合物的生物活性实验，因此不能确定其具有何种用途，此外，申请人也未能提供与其骨架结构相似的化合物，以及相似化合物的用途。对于化合物的制备方法发明而言，产物是方法权利要求的技术特征之一，对产物的充分公开是方法充分公开的
10、必要前提。即使制备方法确实具有操作简单、收率较高的特点，但是制备方法本身是为了用来制备获得产品，如果不能确定产品具有何种性能或者用途，能够解决何种产业上的技术问题，那么制备方法本身也不能被认为是解决了产业上的技术问题。在没有产生有益效果的基础上，涉案专利不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。从上述案例中可提取出两个重要的判别信息：.在制备方法发明中，产物是方法权利要求的技术特征之一，对产物的充分公开是方法充分公开的必要前提；.制备方法所解决的技术问题因产品用途未公开而得不到确定，从而，制备方法的有益效果也无法被落实。基于上述两个判别信息认定涉案专利存在创
11、造性缺陷，其逻辑思维大致如下：从产品用途是否被公开的事实来推定制备方法是否具备有益效果，而有益效果的存在与否意味着发明是否取得显著的进步。这里需要注意的是，整个判定过程虽然并不涉及创造性的另外一个要件突出的实质性特点，但是，技术方案相对于现有技术若不具备显著的进步，依旧可以推定其创造性存在缺陷，而不必再去审查技术方案相对于现有技术是否具备突出的实质性特点。上述推定逻辑在制备方法发明的实质审查中屡屡受到重用，进而在面对产品用途缺乏记载的情形时，逐渐演变成一种主流的审查观点，该观点倾向于将此类情形定性为技术方案的创造性缺陷。专利申请人对于这种审查观点和推定逻辑往往束手无策，并难以从法条和理论上获得
12、足够的支持来应对这种审查结论。（二）上述审查观点的解释障碍将产品用途的缺失推定为制备方法的创造性缺陷，似乎并不是一个浅显易懂的审查结论，其主要存在三方面的解释障碍：1.产品用途游离在制备方法的实施范围之外产品用途是产品与生俱来的性质。首先，产品用途并不参与产品的确定过程，例如，依据紫外、红外、核磁共振以及质谱等技术可实现阿司匹林的结构鉴定，而并不需要本领域技术人员知晓其用途。其次，产品用途不会因为制备产品的方法不同而存在差别，例如，阿司匹林的镇痛作用不会因为制备它的方法不同（天然产物提取或有机合成等）而发生改变。至于产品能够具备多少种用途是由产品本身决定的，需要人们去发掘，而不是由制备方法所决
13、定的。制备方法并不能决定产品的用途，而在制备方法发明中，产品用途的记载与否，也不影响本领域技术人员依据发明内容实施该制备方法并获得发明所述的产品。此时，会有一种论断产生既然产品用途不参与产品的制备过程，亦不干预产品的确定过程，那么，产品用途实际并不构成制备方法中的技术特征，从而游离在技术方案的实施范围之外。这就令上述审查观点的恰当性存在可以争辩的地方：一个游离在技术方案实施范围之外的特征，还能否用于评价技术方案的创造性？2.制备方法所要解决的技术问题未包含产品用途对制备方法进行发明创造的目的，大致可体现为两种技术效果：（1）提高旧产品的产能；（2）为了获得一种新产品。上述两种技术效果的实现，依
14、赖于相应技术问题的解决，因此，根据技术效果可将制备方法发明所要解决的技术问题划分为两类情形：（1）旧产品的产能低下，不能满足社会的需求；（2）旧产品无法应用于新的需求环境。对于技术问题（1）的解决，需要将现有技术（现有的制备方法）进行改造，以实现旧产品在产能上的提高，包括提高产率、缩减工艺流程以及降低成本等等。对于技术问题（2）的解决，需要-94-经验交流Experience Exchange PATENT AGENCY专 利 代 理制备一种新产品来替代旧产品以适应新的需求环境。上述两类技术问题均不涉及产品用途，这是因为，制备方法只能用于制备产品，而不能用于制备产品的用途。进一步讲，产品用途是
15、人们在获得产品之后的又一次发明创造，其并不必然伴随着制备方法的改进而从产品中被发现。从技术问题的角度来讲，产品用途是产品所要解决的技术问题，而非制备该产品的方法所要解决的技术问题。因此，对于制备方法发明而言，无论是提高了旧产品的产能，还是获得了一种新的产品，均是解决了现有技术所不曾解决的技术问题，从而取得了现有技术所不曾取得的技术效果。3.产品用途在各类发明中的参与身份不同与产品用途相关联的发明，有三种类型：（1）产品发明；（2）用途发明；（3）制备方法发明。在这三种类型的发明中，产品用途所实际充当的身份并不相同。在产品发明中，产品是要求保护的技术方案，被归属于技术特征，而产品用途被归属于技术
16、方案的技术效果。在用途发明中，产品和产品用途共同构成要求保护的技术方案，两者被归属于技术特征，同时，产品用途还被归属于技术方案的技术效果。在制备方法发明中，由于产品用途游离在制备方法的实施范围之外，又未包含在制备方法所要解决的技术问题之内，因此，产品用途既不归属于技术方案中的技术特征，也不归属于技术方案的技术效果。产品用途在各类发明中的参与身份，如图 1 所示。根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性取决于两个构成要件：突出的实质性特点和显著的进步。上述两个构成要件在指南第二部分第四章第 2.2 节和 2.3 节中被具体解释为：相对于现有技术而言，发明是非显而易见的，并能够产生有益的技术效果。其中，非显而易见可通俗地理解为，对于技术方案的构思，不能从现有技术中获得相应技术特征的技术启示。因此，一项内容如果被纳入发明的创造性评价体系，就意味着，该内容要么归属于技术方案中的技术特征，用以评价发明是否具备突出的实质性特点，要么归属于技术方案所取得的技术效果，用以评价发明是否具备显著的进步，否则，该内容将不适合参与发明的创造性评价。从创造性的角度来讲，产品用途可以作为技术效果来评价产品发