1、企业专利保护策略和方案 企业专利与技术秘密保护的策略及技巧 邓盛花/文 随着经济的不断开展，创新成为企业的核心竞争力，企业研发的新技术如何得到有效的保护，是大家关注的问题。总体来说，企业对新技术的知识保护主要有两种手段：专利和技术秘密。那么，是通过专利进行保护而公开该技术，还是作为技术秘密进行保存，是企业知识产权保护需要思考的问题。本文主要介绍专利和技术秘密各自的特点，专利和技术秘密保护的策略，以及专利申请中技术秘密的保存技巧，并提示了其中的风险。 一、技术秘密的特点 技术秘密也称为know-how，它是指未被合法持有人所公开的、处于保密状态下的技术。对于企业来说，技术秘密属于商业秘密的一种，
2、商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。由此可见，技术只要符合秘密性、价值性、实用性、保密性，就能够成为技术秘密而获得保护。技术秘密的范畴是广泛的，包括技术情报、客户数据、产品配方、工艺流程、技术秘诀、设计、图纸、试验数据和记录、计算机程序等等。技术拥有人自主采用有力的保密措施，使技术处于保密状态，无需行政机构的审批，就能够实现保护目的，相对高效、简便。 但是采用技术秘密对企业的创新成果进行保护存在很大的风险： 1、泄密是技术秘密最大的风险。技术秘密一旦遭遇泄露，将会给企业带来严重的损失。对于他人侵权行为造成的泄密，尽管技术拥
3、有人可以提起诉讼，但技术秘密的合法性归属、电子证据的法律效力问题通常难以自证，维权的难度很大。司法实践中，技术秘密案件胜诉率非常低。且即使胜诉，泄密的技术进入公共领域，造成的损失往往是无法弥补的。如果泄密仅是个人行为，尽管可以追究其法律责任，但获得的经济补偿往往非常有限。 2、第三方独立研发的风险，如果第三方通过独立研发或反向工程开发了技术秘密中的技术方案，技术秘密持有人不能阻止其实施或公开该技术。而且，第三方如果获得专利权，原技术秘密持有人仅能根据先用权而在原始的规模内进行生产，而无法扩大再生产，从而陷入被动局面。 基于以上风险的存在，很多情况下专利保护就显得非常重要了。 二、专利保护的特点
4、 专利最大的特点就是法定独占性：专利权受专利法的保护，是法定专有权或垄断权。专利法第十一条规定：创造和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。 专利权能对抗第三方独立研发或反向工程获得的技术方案。专利权获得授权后，第三方只要实施的技术落入其专利权保护范围，第
5、三方自己独立研发不能成为免责的理由。专利申请提交后，还可以对抗其他人获得同样创造创造的专利权。 与技术秘密相比，获得专利保护的程序要复杂很多。专利权的获得要经过专利行政部门的审查，专利申请文件不仅需要满足各种形式要求，也要满足新颖性、创造性、实用性和充分公开等实质性要求。专利权的获得程序复杂、专业性强，还会产生各种费用，例如申请费、实审费、代理费、授权后的维持费等。 另外，专利具有时效性，创造专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。世界各国或地区对于创造专利保护的期限大多数也是二十年，个别国家对于特殊领域的创造专利可以延长几年保护期限。专利权期限届满
6、之后，专利技术进入公共领域，任何人都可以免费使用。 专利具有地域性，在一个国家或地区提交专利申请获得授权后，仅在该国家或地区有效。申请人要想在较多国家或地区得到保护，需要在各个国家或地区提交申请获得专利权。 专利权的本质特征之一是公开换保护，因此，各国或地区专利法都要求专利权人充分公开自己的专利技术，并且会将专利申请文件进行公布。专利技术公开之后，很可能会有其他人仿制或侵权。 三、技术秘密与专利的选择 相对而言，专利保护是用公示权利的方式，被侵权时维权手法比较简单，容易获得法律支持，缺点是容易被侵权。技术秘密是不公开的，不容易被侵权，但是一旦被侵权比较难以证明，操作难度较大，很多情况下要借助刑
7、事案件的侦查手段来取证才能获得法律支持。企业在选择保护策略时，可以考虑以下因素： 1、技术本身的特性，对于很容易通过反向工程获得的技术，应中选择专利保护。例如，机械领域，产品上市后只要通过观察、分解产品构造就能获知其技术方案；生化领域，如果很容易通过检测获知其组分，应选择在产品上市前进行专利保护。对于很难通过反向工程获得，公开后难以取证和维权的技术方案那么适合采用技术秘密保护。例如，在产品制备过程中需要添加一种试剂，但该试剂在后期处理时会从产品中去除，或者该试剂在产品中含量很少无法检测出来，这种情况下可以考虑通过技术秘密保护。 2、第三方独立研发成功的可能性。对于第三方容易独立研发出来的技术，
8、宜采用专利保护。而对于采用的技术方案在本领域很难想到或很难通过常规实验获得，适合采用技术秘密保护。 3、地区专利保护力度，如果一个地方知识产权的执法环境比较弱，在侵权诉讼中专利权人的胜诉率低，或者即使胜诉得到的赔偿额太小，专利权人通过专利并没有得到应有的保护，企业就没有动机去申请专利而公开自己的技术。对于专利保护力度强、侵权损失重大的国家和地区，企业应该积极布局专利。 4、企业的保密措施，如果企业有完善的商业秘密保护体系，人员相对稳定，涉密信息接触的人员范围小，相对来说，可以更多地采取技术秘密保护。而对于保密措施不太完善，人员流动性大的企业，更适合采用专利来保护技术成果。 四、创造专利申请中的
9、技术秘密保存 专利和技术秘密都是企业权益保护的重要手段，大多数情况下只能择其一，企业应该谨慎选择和布局。众所周知，专利权需要公开换保护来获得，但专利和技术秘密并不是水火不容、绝对排斥。在一些情况下，专利申请可以在满足专利法相关要求的同时对其中一些内容进行技术保密。只要处理得当，在一定程度上保存技术秘密可以使企业大大降低维权本钱，使申请人既获得了一定的权利保护，又不至于使某些特定的技术细节大白于天下。尤其是化学和生物领域，想判别一个产品是否属于侵权产品并非易事，这些举措显得尤为重要。 专利法第二十六条第三款规定。说明书应当对创造或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。
10、这就是专利法所谓的充分公开，是指说明书应当公开实现创造目的所需的全部必要技术特征。专利申请人在确保充分公开的前提下，可以对其中的某些特定细节做一些保存。换句话说，即使保存了一些技术细节，也可以实现创造目的，虽然达不到最正确效果。如果少了被保存技术就无法实施该创造，那么这样的技术就不应保存，否那么，这样的专利申请不会被授权。 申请人在保存技术时必须清楚，技术秘密的保存是把双刃剑，如果处理不当，申请人即得不到专利权，还会白白公开该技术。此外，申请人所保存的技术秘密还有可能因为人员流动或者竞争对手的不正当竞争，成为公知技术；或者因为第三方独立开发摸索出了该技术诀窍，进而申请了专利，丧失了主动权。因此
11、，申请人应该了解技术保存可能带来的风险，权衡利弊，确定保存这些内容是否适宜以及保存的范围。 第一、保存对象应局限于很难被人发现或不引人注意的内容。对于技术保存的内容最好是极其细节的，而不是技术方案的主要内容。对于有些虽然很关键但是比较容易被摸索出，或者明显是重要摸索方向的内容，最好不要作为技术秘密处理。例如，对于一种成分确定的组合物来说，各成分的比例无疑是技术人员摸索的重点，但如果存在一个对该组合物的性能起促进作用的辅助成分，而没有该成分也能根本实现创造目的时，对这一辅助成分加以保密较为可取。再例如，对于一个有很多个技术参数（如温度、时间、压力、物料配比）的化学方法专利，在披露的较宽数值范围内
12、可以根本实现创造目的时，可以对该多个参数的某一具有最正确效果的具体组合方式加以保密，因为他人要从这很多种组合方案中摸索出这一最正确组合往往需要花费大量劳动。总之，被保存的内容是不易被发现或者意想不到的。 第二、根据维权的难易加以考量。对于一些维权困难的技术，那么应尽量做些技术保存。例如，难于对其进行全面分析的化学、生物产品，以及一些生产方法。对于这些技术，申请人欲进行侵权的举证往往费时费力，造成维权本钱较高。采取适当的保存措施，就可以将侵权拒之门外。而对于一些较容易判别的产品，尤其是有形产品，可以少保存或干脆不保存技术秘密。 第三、应把握好技术保存的程度。一般而言，保存的技术在总体技术中不应占
13、太大的比例，否那么会给竞争对手留下较大的开发空间。如果将技术保存控制在很小的范围内，即使日后他人掌握了该技术，也因为范围太小而放弃申请专利的想法。这样，被保存的技术会始终在自己的支配之下。换一个角度来说，有着过多保存内容的专利可能已失去其存在的意义。 确定有技术保存的需求时，专利申请文件的撰写策略成为重中之重，需要精心设计要求保护的技术方案，有选择地披露实验数据，适当地阐述创造目的和客观地宣传相应的技术效果。既要清楚完整地披露技术方案，又要尽可能使该技术方案相对于现有技术具有新颖性、创造性和实用性，还要争取尽可能宽泛的保护范围。当然，撰写一份优秀的专利申请文件，这里面有许多法律问题和技术问题需要考虑，需要创造人、专利工程师和代理人三方的充分沟通、共同努力。 第8页 共8页
