1、收稿日期：本文系 年度国家社会科学基金项目“高校图书馆知识产权信息服务绩效评价的体系构建与实证研究”（项目编号：）成果。作者简介：胡雨洁（），女，硕士，硕士生导师，执业律师，研究方向为知识产权及不正当竞争诉讼；王轩（），男，级博士研究生，研究方向为知识产权法；刘明玥（），女，级硕士研究生，研究方向为知识产权法；李剑（），男，硕士，副研究馆员，通讯作者，研究方向为知识产权信息服务、学科服务。美国专利客体资格制度的现状及其对我国的启示胡雨洁，王 轩 刘明玥 李 剑（厦门大学知识产权研究院 福建厦门）（福建品同律师事务所 福建厦门）（厦门大学知识产权信息服务中心 福建厦门）摘 要：目的 意义随着新兴
2、技术层出不穷，我国专利审查面临前所未有的挑战，科学地调整可专利范围对于保护知识产权、推动科技创新和加强国家核心竞争力具有重要的意义。方法 过程对 向美国国会提交的专利客体资格：公众对美国现行判例的看法调查报告进行深入剖析，该报告通过问卷调查法、历史研究法，全面调研了美国公众对专利客体资格制度的看法，并对其中关键内容展开重点分析。结果 结论美国当前司法主导的专利客体资格制度在一定程度上收紧了技术可专利的范围，并且相关判例更加严格地影响一些传统领域的可专利性问题的解决结果。美国专利客体制度的演变与公众意见对我国专利领域的高水平发展具有一定的启发意义，尤其体现在专利客体制度功能、专利行政主管部门与司
3、法部门意见的协调、国际专利制度竞争以及及时反映产业界意见等方面。关键词：专利客体；新兴技术；范围；创新；专利审查中图分类号：文献标识码：，（,）（,）（,）：,“：”,：；年 月 情报探索 第 期（总 期）（）专利客体资格（）划定了可专利的范围，是平衡专利权保护与公有领域的关键性制度之一。美国专利客体资格制度最早出现在美国专利法第 条：任何人发明或发现任何新的和有用的过程、机器、制造或化合物，或任何新的和有用的改进，可以按照本编所规定的条件和要求获得专利权。多年来，该条款的文字表述基本保持不变。最高法院根据法定文本的历史和背景，确认了对专利客体的某些隐性限制，即抽象概念、自然法则和自然现象不具
4、有专利客体资格，该规则长期以来一直由下级法院适用和解释。但近年来，由于量子计算、人工智能、精准医学、诊断方法以及药物治疗等方面技术的迅猛发展，判断某些智力成果是否属于适格的专利客体变得困难起来，该问题在美国学界和司法实务界也引发诸多争议。鉴于此，本文对 向美国国会提交的专利客体资格：公众对美国现行判例的看法（以下简称报告）调查报告进行深入剖析，展现美国学界和司法实务界关于专利客体资格问题的核心观点，并结合中国专利制度运行的实际情况，提出美国专利客体制度演变及这一报告的可借鉴之处，推动我国专利制度不断完善。报告的背景：美国最高院四判例对专利客体制度产生了重大影响作为判例法国家，美国有关于专利客体
5、资格的判例对投资、研究和创新有着直接影响。一方面，专利客体资格的要求过高，会在某种程度上抑制创新；另一方面，专利客体资格的要求过低，又会导致专利堆积、专利滥诉的现象横行。所以，制定清晰合理的专利客体资格要求，其重要性不言而喻。年至 年间，美国最高法院先后发布了四项对专利客体资格产生重大影响的裁决。通过 以及 裁决，最高法院逐步确立了两步测试法：第一，考虑权利要求是否属于抽象概念（），也即自然规律、自然现象以及抽象概念等属于可专利性的例外。如果否，则具有可专利性；如果是，则进行第二步。第二，考虑是否有足够的额外元素使权利要求变具体，即该权利要求是否包括显著多于保护例外的特征，如果是，则该权利要求
6、具有可专利性，反之则不具有。最高法院作出四项判决后不久，？于 年 月？向专利审查员发布了专利客体资格临时指南（），首次在专利审查程序中明确两步测试法的指导地位，并将两步测试法适用于所有类型的权利要求和所有类型的司法例外。之后五年，又以备忘录的形式对 进行了多次修订和补充，又在 年出台专利客体资格指导文件（）。修订的方向主要体现在对两步测试法的细化，以使其更加清晰，增加其可预测性和稳定性。例如，在两步测试法中的第一步，积极归纳并列举以往判例中落入“抽象概念”范畴的客体，并尝试对抽象概念进行概括和类型化处理。然而，在实际操作中，有关科学技术的权利要求千变万化，如何将两步测试法适用于个案，尤其是如何
7、确定抽象概念的范围，仍然是个棘手的问题，司法审判依然具有极大的不确定性。美国参议员认为，现行专利法对于客体资格的要求不仅不够清晰，而且容易导致法院取消对关键行业中重要发明的保护。例如，在量子计算、人工智能、精准医学、诊断方法以及药物治疗方面，有关于专利客体资格的争议，甚至对目前的投资、研究和创新都产生了巨大的负面影响。四位参议员希望 就现行专利法如何对上述涉及关键技术领域的投资和创新产生不利影响作出答复。因此，于 年 月 日发布联邦公报就专利客体资格问题征求公众意见，截至 年 月 日，共收到 份意见，并于 年 月向美国国会提交了报告。虽然报告中 并未给出倾向性意见，但作为近年来最为全面的专利客
8、体资格公众意见调查，报告全面展示了美国各界对于专利客体资格制度的不同态度。报告所反映的美国公众对现行专利客体资格制度的可预测性、获得专利权难度、创新、投资、竞争、公众获取技术信息的能力，以及对特定技术领域的影响等多个方面的不同观点具有重要的情报价值，为外界了解美国各界对专利客体制度乃至整个专利制度的态度提供了一手素材。美国当前专利客体资格制度的公众意见评析：不同利益群体观点迥异报告清晰地展现了美国各界在最高法院作出四项判决以及 调整指南后于专利客体制度方面的争议，不同群体对最高法四判例在专利客体可预测性、获得专利权及权利稳定性、公众获取信息 年 月胡雨洁等：美国专利客体资格制度的现状及其对我国
9、的启示第 期（总 期）能力、创新、投资和竞争、国家安全、国际地位以及特定技术等方面产生的影响观点迥异。美国专利商标局明确指出：公众意见证实，当前的判例已经改变了确定专利客体资格的格局，特别是对生命科学和计算机相关行业的影响。尽管评论表明存在分歧，但受访者同意确定一项发明是否有资格获得专利的标准应该是明确的、可预测的。现行专利客体可预测性方面的争议尽管有关美国现行专利客体资格制度的争议巨大，但利益相关者都一致认同专利客体资格的标准应当明确清晰可预测。争论的关键就在于现行制度是否实现了这些目标：肯定者认为现行制度足够清晰、可预测。一方面，现行制度明确了客体资格的基本界限；另一方面，已经有人工智能经
10、过训练后可以合理准确地预测出专利申请是否符合 案确立的两步测试法标准，这就证明该标准是完全稳定可预测的。否定者认为现行制度具有不可预测性。首先，两步测试法主要依赖于主观推理：这一方面是因为作为其推理依据的司法判决，本身就是针对事实的主观判断；另一方面是因为对文字表达的解释存在的个性化空间较大，即使是受过专业培训的法官及专利审查员都可能对 标准有合理但不同的解释。另外，尽管 对两步测试法的细化进行了诸多努力，但预期内的一致性和可预测性仍并未产生。这一方面是因为 的指南对法院没有约束力，这就会导致专利资格在无效诉讼中仍然具有很大的不确定性；另一方面是因为专利客体资格指导文件并没有贯彻落实到专利审查
11、之中，由于美国的专利审查程序是将申请分配到不同的小组中进行审查，而不同的审查组对制度的理解又截然不同，专利申请者所面临的困难似乎更多来自于其所分配的审查小组，而并非法律的发展。甚至还有人认为专利客体资格指导文件的举例是在不合理地扩大司法例外的范围。对获得专利权及权利稳定性的影响关于专利客体资格的判例直接影响了专利权的获取及权利的稳定性。一方面，在审查程序中，专利客体资格制度直接影响到申请人获得专利权的难易程度。报告指出，两步测试法的早期实施导致了专利申请被驳回可能性和不稳定性变高。在 案的决定作出后的 个月内，因专利客体适格问题而在第一次审查意见中被驳回的专利申请增加了，审查员对于客体资格的决
12、策差异也增加了。但在 实施一系列细化两步测试法的举措后，数值有所下降，在 发布 年版本专利客体资格指导文件一年后，因不符合专利资格的主题被拒绝而收到第一次审查意见书的可能性下降了，专利审查的不确定性下降了。另一方面，在无效程序中，专利客体资格直接影响到无效质量较低专利的难易程度。对公众获取信息能力的影响判例通过专利审查过程间接影响公众获取技术信息的能力。支持判例者认为其有利于公众获取信息，因为更高的专利门槛意味着申请人需要公开更多技术细节以获权。所以，提高专利门槛的判例有利于公众获取更多技术信息，进而有利于公共利益的维护和科技的发展。反对判例者则认为其容易使创新者转而寻求商业秘密保护，进而影响
13、整个行业的创新速度。对创新、投资和竞争以及国家安全和国际地位的影响支持者认为美国最高院的判例有利于鼓励创新、投资及市场竞争。判例有效提高了专利门槛，减少了专利主张实体（）的泛滥，可以帮助创新主体尤其是中小企业避免专利滥用诉讼及其附带的高昂诉讼费用，有利于创新主体将有限的资源集中到创新之中。支持者认为健康的专利制度可以保障中小企业的健康发展，进而使市场主体更加多样化，促进市场充分竞争。反对者认为随着专利门槛的提高，初创公司将更加难以获得专利权，没有可靠的专利权，投资者不愿意冒资本风险投资这些新企业，从而可能削弱创新和投资。进而，中小公司的生存空间将被挤压，容易产生将市场为少数、资源充足的大型企业
14、所垄断的现象。判例甚至有可能影响到国家安全及国际地位。首先，判例可能因为影响基础设施的发展，进而影响到国家安全，例如电信技术可能受专利制度影响而被限制创新发展，就有可能发生国家机密被窃取的情况。其次，判例还会通过影响创新，直接影响到美国在国际社会上的领导地位和国际竞争力。判例对特定技术领域的影响在某些特定的技术领域，专利申请中往往不可避免地包含或直接指向某些抽象概念。所以判例将 年 月情报探索第 期（总 期）直接影响到这些特定的技术领域，公众的争议也集中体现在这些领域，如生命科学技术、计算机相关技术、机械技术和未来技术等。生命科学技术支持现行专利客体资格制度的群体，主要从研究者和患者的利益出发
15、，认为两步测试法有利于公共利益。在基因技术和精准医学的知识产权保护方面，企业对相关疾病的过分垄断可能会严重阻碍相关研究，降低医疗保健行业的生产力在国内和全球范围的竞争力，并显著增加患者和社会的治疗成本。反对意见认为当前的司法判例严重影响了企业收回投资利益。对于生命科学技术企业而言，生物制剂和药物的前期开发需要投入极高的成本，而该行业又严重依赖专利保护来收回投资。当前判例的不确定性显著降低了生命科学领域专利申请人的获权可能性，这就会导致创新者无法收回前期投入的可能性大大提高，投资人的投资风险也随之上升。这就会造成两个可能的结果：一是该领域的新技术转而寻求商业秘密保护，该行业公共领域的技术越来越少
16、；二是该领域的新技术因缺乏前期投资而无法开展。无论何种结果，都会抑制该行业未来的投资和创新。计算机相关技术在计算机相关技术领域，多数观点认为两步测试法不利于创新。在最高院对 案作出裁定之后，计算机领域的专利申请量、研发投资以及总体产值都有所减少，甚至出现了大量资金流向其他国家的趋势。例如，在最高院对 案作出裁定之后，包含 的专利申请许可率出现了大幅下降，且持续低于非 申请。美国软件获得资金也从 年全世界的 下降到 年的，其中大部分资金都流向了中国。年一份研究显示，受 案影响，售出的专利要价下降了，也就意味着 案造成了美国一些领域的专利价值贬值，像“系统基础设施软件”领域的降幅最大，从每项资产 万美元降至 万美元。其主要原因在于计算机学科的基本特征是其抽象性。即计算机实现的发明通常是一系列计算、模拟、模型、指令集，这些元素很容易落入保护例外中自然规律（数学公式）的范畴，不可申请专利。从某种程度上来说，两步测试法对计算机相关的发明有偏见。另一方面是因为，两步测试法对于抽象概念没有统一定义，使得计算机相关技术领域的专利客体资格问题更加模糊，潜在的专利申请驳回和无效专利可能性减少了该领域的发明
